Нужно рассчитать двукратную стоимость контрафактных товаров. Доказательства, которые помогут в суде

Получить необходимые доказательства важно для достоверности расчета суммы компенсации. Такими доказательствами могут быть финансовые документы нарушителя, разница в объемах выручки правообладателя до и после начала нарушения, экономическая экспертиза. Рассмотрим, как лучше использовать эти документы и как их получить, если оппонент не отдает их добровольно.

Три способа рассчитать компенсацию

В спорах о нарушении прав на товарный знак одним из ключевых вопросов является расчет правообладателем убытков или суммы компенсации. Правообладатель имеет право защищать свое исключительное право путем предъявления требования о возмещении убытков (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК). Вместо убытков можно взыскать компенсацию (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК).

Сумму компенсации можно рассчитать тремя способами:

• в твердой сумме (от 10 тыс. до 5 млн руб.);
• в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака;
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Правообладатель самостоятельно выбирает подходящий ему способ расчета компенсации.

Компенсация в твердой сумме. Взыскание компенсации в твердой сумме не всегда позволяет получить справедливое возмещение за нарушение прав на товарный знак, поскольку итоговая сумма зависит от усмотрения суда. Разница огромная (см. схему).

Разница в суммах, присуждаемых правообладателям, руб.

Двукратный размер стоимости права использования. Для взыскания компенсации в двукратном размере стоимости права использования истцы в обоснование своих требований должны предоставить суду заключенные ранее лицензионные договоры. Этот способ расчета не всегда является эффективным и используется нечасто, поскольку сроки и суммы платежей в лицензионных договорах не всегда сопоставимы с тяжестью нарушения.

Двукратный размер стоимости товаров. Правообладатель может требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак¹. Этот способ расчета считается одним из наиболее точных. Но его не так легко обосновать: нужны доказательства, подтверждающие стоимость контрафактного товара.

Финансовые документы нарушителя

Компенсацию в двукратном размере стоимости товаров можно определить на основе сведений о примерной выручке ответчика за периоды, предшествовавшие обращению правообладателя в суд. Этот вывод подтверждается судебной практикой.

Например, истец обосновывал заявленный размер компенсации. Он учел сведения о примерной валовой прибыли ответчика в месяц за периоды, предшествовавшие обращению истца в суд. Суд поддержал такой расчет². Использование валовой, а не чистой прибыли для обоснования суммы компенсации было обусловлено правовой позицией ВАС³.

В другом деле суд принял расчет стоимости контрафактного товара на основе данных бухгалтерской отчетности. Истец получил эти данные с сайта сервиса «Контур. Фокус» в сети Интернет, а также из ТО ФСГС по Краснодарскому краю (Краснодарстата)⁴.

Данные из интернета. Расчет суммы компенсации можно обосновать данными из общедоступных источников, а также документами, которые можно получить через суд. К открытым источникам относятся прежде всего сайт ответчика и сайт Федеральной службы государственной статистики.

Так, для получения информации о примерной выручке ответчика можно обратиться к данным, публикуемым Федеральной службой государственной статистики, и положить их в основу расчета компенсации. В этом случае для расчета компенсации можно использовать следующую формулу:

A × (B ÷ C),

где A — срок нарушения (точное количество дней), B — общая выручка нарушителя, C — срок, за который была получена выручка (точное количество дней).

Информация только из открытых источников имеет свои недостатки. В такой отчетности учитываются все виды деятельности ответчика, поэтому трудно точно определить стоимость контрафактных товаров, если их продажа не является единственном источником дохода ответчика.

Бухгалтерская отчетность ответчика. Для более точного расчета стоимости товаров необходимо обращаться к актуальной бухгалтерской отчетности ответчика, расчетным выпискам из его банка или данным Федеральной таможенной службы (если есть подозрения, что контрафактный товар поставляется из-за рубежа). Такие доказательства невозможно найти в общедоступных источниках, поэтому получать их приходится либо в соответствующих ведомствах или организациях, либо через суд.

Для получения перечисленных доказательств правообладатели сначала направляют адвокатские запросы в адрес банка, Федеральной налоговой службы и других организаций, где можно получить необходимую информацию, но чаще всего получают отказ в предоставлении сведений. Банки отказывают в предоставлении сведений на основании адвокатских запросов, руководствуясь необходимостью соблюдения банковской тайны⁵. Налоговые органы отказывают в предоставлении сведений на основании адвокатских запросов, руководствуясь необходимостью соблюдения налоговой тайны⁶.

При исчерпании всех способов самостоятельного получения доказательств правообладатели обращаются с ходатайством об истребовании доказательств в суд. Раньше суды неохотно истребовали финансовые документы. Но была и положительная практика.

Например, в деле № А40-141314/2013 истец смог получить бухгалтерскую и налоговую отчетность для установления размера выручки ответчика у налогового органа по месту его регистрации.

А в деле № А40-211727/2018 Арбитражный суд города Москвы истребовал у Федеральной таможенной службы документы о количестве ввезенных ответчиком в Россию составляющих товара с использованием товарного знака истца. Через суд удалось получить заверенные копии таможенных деклараций о ввозе товара на территорию России и иные документы, подтверждающие ввоз товара на территорию России.

Однако после принятия постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10 получение таких доказательств стало доступнее. ВС указал, что, «заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы… а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц»⁷.

В судебной практике уже есть примеры, когда истец со ссылкой на данную позицию получал необходимые документы. Например, в деле № А51-4917/2019 Арбитражный суд Приморского края определил истребовать следующие документы:

• расширенную выписку из банка по расчетным счетам ответчика с даты начала нарушения;
• документы бухгалтерского учета и отчетности, содержащие сведения о количестве и наименованиях произведенной и реализованной ответчиком продукции с использованием товарного знака истца;
• отчеты о реализации (поставках) ответчиком продукции с использованием товарного знака истца;
• счета, счета-фактуры, акты, товарные накладные ответчика о реализации продукции с использованием товарного знака истца.

Все эти документы можно положить в основу достоверного расчета стоимости контрафактного товара.

Документы, которые суды принимают в качестве обоснования размера компенсации

Разница в объемах выручки правообладателя до и после начала нарушения

В подтверждение размера суммы компенсации правообладатель также может представить расчет, который демонстрирует снижение уровня выручки истца из-за начала продажи товаров нарушителя после их появления на рынке. В расчете необходимо показать сумму, которая была выручена истцом за аналогичный период времени до момента появления товара нарушителя, и посчитать динамику изменения выручки после этого. Если период нарушения длительный, то лучше указывать среднеарифметическое значение изменения экономической выгоды истца. При этом стоит учитывать и другие факторы рынка: не было ли изменений на самом рынке продукции, не появились ли добросовестные конкуренты на рынке, а также иметь в виду иные обстоятельства, не связанные с появлением нарушителя на однородном товарном рынке.

Экономическая экспертиза

Дополнительный способ расчета компенсации — проведение экономической экспертизы для определения размера причиненных правообладателю убытков. Эксперту для подготовки заключения следует предоставить:

• товарные накладные от нарушителя (например, документы, которые были получены в рамках административного дела);
• чеки при проведении контрольной закупки;
• документы, подтверждающие производство нарушителем контрафактных товаров (предписания Роспотребнадзора или судебные акты по любой категории дел, где фигурируют товары);
• данные бухгалтерской отчетности из общедоступных источников (например, с сайта сервиса Casebook, сайта Федеральной службы государственной статистики).

Экспертиза для определения стоимости контрафактного товара широко распространена в рамках уголовного и административного судопроизводства (ст. 180 УК, ст. 14.10 КоАП).

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при расчете компенсации

Уничтожение контрафактного товара на досудебной стадии. Нередко случаются ситуации, когда производитель контрафактного товара уничтожает объекты с использованием товарного знака до момента предъявления иска в суд. Возникает проблема установления размера взыскиваемой компенсации. По данному вопросу есть позиция Суда по интеллектуальным правам. СИП считает, что наличие прямого умысла на совершение правонарушения не уменьшает размер компенсации при уничтожении части контрафактного товара⁸. Это полностью соответствует действующему законодательству. Сам по себе факт хранения или предложения к продаже контрафактного товара приводит к нарушению исключительного права⁹.

Нарушение прав на серию товарных знаков. Бывают споры, в которых одним действием нарушаются права на серию товарных знаков. В такой ситуации наличие нескольких средств индивидуализации не влияет на общую сумму компенсации и нарушение прав на них является одним нарушением. Эта позиция есть в обзоре ВС¹⁰.

«Если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические различия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение».