Компания взыскивает двукратную стоимость права использования. Как доказать размер требований

В спорах о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности правообладатели вправе заявить требование о выплате компенсации. Одним из ключевых вопросов является расчет взыскиваемой суммы. В зависимости от наличия определенных доказательств или обстоятельств дела правообладатель вправе самостоятельно выбрать подходящий ему способ расчета компенсации.

Компенсация может рассчитываться:

• в твердой сумме — от 10 тыс. до 5 млн руб.;
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
• в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из суммы, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Последний из перечисленных способов может быть наиболее выгоден истцу, но он сложен в доказывании, поскольку требует обоснования цены, исходя из которой была рассчитана сумма исковых требований.

Рассмотрим, как правообладателю подтвердить правомерность расчета компенсации.

Сослаться на аналогичные лицензионные договоры

Правообладатель обязан обосновать взыскиваемую сумму компенсации документами, которые подтверждают стоимость права использования именно тем способом, который применял нарушитель¹.

Согласно сложившейся судебной практике при определении компенсации, взыскиваемой в размере двойной стоимости права использования, в первую очередь учитываются условия лицензионных договоров, которые правообладатель заключал ранее, и их отношение к обстоятельствам допущенного нарушения².

Суд вправе снизить размер взыскиваемой компенсации³. При этом определение судом суммы компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием не может рассматриваться как снижение размера компенсации, если эта сумма основана на установленной судом стоимости права, которая оказалась меньше заявленной истцом⁴.

Для расчета следует использовать лицензионные договоры на тот же или аналогичный объект интеллектуальных прав и руководствоваться неисключительными лицензиями⁵. Вместе с тем в судебной практике встречаются случаи, когда суд учитывал договоры на предоставление исключительной лицензии, но с поправкой на разницу в стоимости исключительного и неисключительного использования⁶.

Следует учитывать, что заключение лицензионного договора с аффилированным лицом может поставить под сомнение такое доказательство, поскольку возникает вопрос о влиянии факта аффилированности на установленный в договоре размер лицензионного вознаграждения. В таком случае правообладателю необходимо подтвердить соответствие определенной в договоре цены неисключительной лицензии рыночным ценам⁷.

Если правообладатель ранее не выдавал лицензии на использование объекта интеллектуальной собственности, то суд может отказать в удовлетворении требования о взыскании заявленной компенсации даже при доказанности факта нарушения⁸.

Условия лицензионного договора, которые суд должен соотнести с допущенным нарушением

Представить суду заключение оценщика

Кроме лицензионных договоров правообладатель или нарушитель может представить суду заключение оценщика для обоснования цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование. Возможность использовать такое доказательство подтверждается судебной практикой: «Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика»⁹.

В данном случае оценщик может определить как конкретную цену, так и ставку лицензионного вознаграждения, которая будет рассчитываться от стоимости реализованного нарушителем товара.

Практика проведения оценки для определения стоимости контрафактного товара широко распространена в рамках уголовного и административного судопроизводства по ст. 180 УК и ст. 14.10 КоАП (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг).

Верховный суд указывал: «При необходимости стоимость контрафактных экземпляров произведений или фонограмм, а также стоимость прав на использование объектов интеллектуальной собственности может быть установлена путем проведения экспертизы (например, в случаях, когда их стоимость еще не определена правообладателем)»¹⁰.

Таким образом, взыскание компенсации в размере двукратной цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование объекта интеллектуальной собственности, — достаточно трудоемкий способ расчета компенсации. При выборе именно этого способа правообладателю следует провести тщательный сбор доказательств.

Такой сбор фактически начинается еще до того, как права правообладателя будут нарушены, а именно в момент заключения лицензионных договоров с третьими лицами. Особую проблему составляют случаи, когда правообладатель не заключает таких договоров и использует объект интеллектуальной собственности самостоятельно и без привлечения третьих лиц. В таком случае выбор рассматриваемого способа расчета компенсации нецелесообразен.

Помимо лицензионных договоров, правообладатель в обоснование суммы компенсации может представить результаты оценки — как в виде конкретной цены, так и в форме расчета процентной ставки лицензионного вознаграждения от стоимости реализованных нарушителем товаров.

Способ расчета компенсации можно изменить в любой момент до вынесения судом решения по делу (абз. 3 п. 59 постановления Пленума ВС от 23.04.2019 № 10).

Альтернативные способы обосновать размер компенсации